在中国，禁止反悔原则是对专利法第59条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的一种补充，不可能超越专利法这一最基本的原则，在相同侵权成立时，无需考虑禁止反悔原则，只有当相同侵权不成立，进而需要依据等同原则来判断等同侵权时，才需考虑适用禁止反悔原则，即，禁止反悔原则仅是对于等同原则的一种限制[2]。
本文将不对禁止反悔原则有关的理论问题进行探讨，而是立足相关的司法解释，从众多的案例中选出最高人民法院的四个典型案例，通过这四个案例来诠释侵权程序中禁止反悔原则的适用，并探讨授权确权程序中的应对。
一、法律依据
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）（以下简称“专利侵权司法解释一”）第六条首次将禁止反悔原则引入中国专利制度：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释〔2016〕1号）（以下简称“专利侵权司法解释二”）第十三条进一步规定了适用禁止反悔原则的限制条件：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》在第61~64条中分别针对禁止反悔原则的定义、适用范围、适用条件、适用前提等进行了细化规定。
此外，最高人民法院在《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第一辑~第十辑）中遴选了多个涉及禁止反悔原则的案例，明确了裁判标准。
二、典型案例分析
- 案例1[3]
涉案专利的权利要求1涉及一种汽车地桩锁。
本案的争议焦点之一是，法院能否主动适用禁止反悔原则。
在本案中，一审和二审法院认为，专利权人在专利权授权审查程序、专利权无效宣告审查程序和随后的司法审查程序中对有关技术特征进行的说明，以及专利复审委员会和相应司法审查中法院的认定，也是解释权利要求的重要依据，法院在认定等同侵权时，也应该依职权根据案件事实审查是否适用禁止反悔原则，将等同侵权限定在恰当的范围内。
申请再审人（专利权人）认为，被申请人（被诉侵权人）没有提出以禁止反悔原则作为抗辩理由的主张，二审法院主动适用禁止反悔原则缺乏法律依据。
最高人民法院认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制，因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。
另外，该案的裁定结果表明，仅意见陈述也会导致禁止反悔原则的适用。对此，还可以参考案例2[3]。
- 案例3[4]
涉案专利的权利要求1涉及一种药物组合物。
专利申请人在实质审查过程中因克服权利要求得不到说明书支持的缺陷而将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，获得授权，涉案专利公开文本的说明书中明确记载了“可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。
被控侵权人生产的产品中包含葡萄糖酸钙，专利权人主张被控侵权产品与涉案专利的技术方案等同，而被控侵权人则抗辩不构成等同。
一审和二审法院认为，只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用，故此本案中修改不产生禁止反悔的效果，认定被控侵权产品落入涉案专利保护范围。
最高人民法院认定，专利权人在专利授权程序中所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1 中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围，原判决对禁止反悔原则的理解有误，将二者认定为等同特征不当。
点评：
结合北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第62条的规定，禁止反悔原则的适用范围不仅限于针对新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，而是包括基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要而限制或者部分放弃保护范围。简言之，为满足除新颖性和创造性以外其他专利授权条件而修改权利要求也会导致禁止反悔原则的适用。
- 案例4[5]
涉案专利的权利要求1~3涉及一种模型舵机。
在本案的无效程序中，涉案专利的权利要求1~2被宣告无效，在权利要求3的基础上维持专利有效。
权利要求3的附加技术特征为新增的技术特征，其中限定了导流条为“银膜”，而被控侵权产品采用“镀金铜条”作为导流条。本案的争议焦点在于权利要求1~2被无效的事实是否导致权利要求3中的附加技术特征受到禁止反悔原则的限制而使得被告的产品不构成等同侵权。
二审法院认为，从属权利要求3被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上是修改权利要求1。由此，可以认定权利要求3中的附加技术特征属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征，依据禁止反悔原则，除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案。
最高人民法院认为，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1~2所提及，而且，原告在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求书和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1~2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。本案不适用禁止反悔原则，构成等同侵权。
点评：
一般来说，从属权利要求的附加技术特征包括对在该权利要求之前出现的特征进一步限定的技术特征和新增的技术特征这两种类型，当从属权利要求是在独立权利要求的方案的基础上新增加了技术特征（对于本案来说，从属权利要求3的附加技术特征没有被权利要求1和2概括），并且，在专利授权或无效宣告程序中，专利权人没有针对该技术特征作出导致权利要求保护范围缩小的修改或意见陈述时，不会导致禁止反悔原则的适用。
- 案例5 [6]
涉案专利的权利要求1涉及一种鲨鱼鳍式天线。
其中，与禁止反悔相关的权利要求1中的技术特征为特征a、b、c。
特征a：天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连；
特征b：所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；
特征c：所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。
在实质审查阶段，专利权人主张权利要求1的信号输出连接方式（天线连接元件）（特征a）与对比文件1不同，以及在天线外壳内侧上部的安装方式（注塑嵌装或固定卡装）（特征b）为非公知。审查员认为，通过连接元件来进行阻抗匹配（特征a）是本领域惯用技术手段，“注塑嵌装”及“固定卡装”（特征b）也都是本领域常用的锁固方式，属于本领域公知常识。由此，明确否定专利申请人基于特征a和b使得专利具备创造性的意见陈述。最后，申请人将特征c补入权利要求1，进一步缩小保护范围，涉案专利获得授权。
在无效宣告程序中，专利权人仍然主张涉案专利权利要求1与对比文件1存在三个区别特征a、b、c，认为涉案专利权利要求1中特征a并非惯用的技术手段，特征b并未被公开。专利权人的上述限缩性陈述，刻意强调涉案专利的技术方案中必须包括特征a和b，这也意味着专利权人放弃了那些虽然不包括特征a和b，但是包括与特征a和b相等同的特征的技术方案。对此，专利复审委员会并没有对特征a和b是否使得涉案专利具有创造性作出具体评价，仅就特征c使得涉案专利具备创造性作出了认定，并在此基础上维持专利权有效。
在本案侵权诉讼中，被诉侵权人认为，被诉侵权产品并非采用天线连接元件（特征a），并非采用注塑嵌装或固定卡装（特征b），所使用的技术是权利人放弃的技术方案。
二审法院认为，专利权人在专利无效程序中对权利要求进行了限缩性的意见陈述，且该意见陈述并未被专利复审委员会明确否定，故被告依据禁止反悔原则，主张被诉产品的“天线引线”不能等同于涉案专利的“连接元件”（特征a）、被诉产品的“胶粘接”不能等同于涉案专利的“固定嵌装或卡装”（特征b），以及被诉产品没有落入专利权利要求保护范围成立。
最高人民法院再审认为，专利授权和确权虽是两个程序，但二者具有连续性。权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。本案中，国家知识产权局专利审查部门对专利权人关于特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见。涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见。因此，由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，故应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。因此，专利权人对特征a、b的限缩性陈述不发生技术方案被放弃的法律效果，本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则，指令二审法院再审本案。
点评：
技术方案的放弃可以分为意思表示上的放弃和具有法律效果的放弃，一般来说，只有后者才能导致禁止反悔原则的适用，即，权利人为了应对专利授权确权程序中权利有效性的挑战而作出的放弃，且该放弃被采信，才导致禁止反悔原则的适用。因为专利行政诉讼可能推翻审查员对有关修改或陈述的认定，因此，被“明确否定”包括专利审查和行政诉讼两个阶段。
就本案来说，对于专利权人同样的限缩性陈述，在授权阶段，审查员对特征a和b作出明确否定，事实是基于特征c获得的授权；而在确权阶段，专利复审委员会对特征a和b并没有作出明确的评述，事实也是基于特征c维持的专利权。在授权和确权阶段，特征a和b未起到实质创造性作用，专利权人也未基于此获取任何利益，对特征a、b作出的限缩性陈述不构成技术方案的放弃，不适用“禁止反悔”原则。被“明确否定”的认定标准不应机械地从字义表面去理解，而应从产生实质性作用出发，客观全面地理解授权阶段审查通知书和确权阶段无效决定书内容准确认定，审查员或专利复审委是否持明确否定态度。“禁止反悔”的本意是避免专利权人“两头得利”，损害社会公众的利益，但也不能导致专利权人“两头受损”，不当损害了专利权人的合法利益。
三、授权确权程序中的应对
侵权程序中，禁止反悔原则适用的依据是专利申请人、专利权人在专利授权或无效宣告程序中对权利要求、说明书的修改或者意见陈述，这些修改或意见陈述记载在专利审查档案中。根据专利侵权司法解释二第六条第二款的规定，专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。在对权利要求进行解释时，虽然专利审查档案只是作为“内部证据”优先于公知常识和本领域技术人员的通常理解，但是，由于禁止反悔原则强调专利权人的“自我划界”，应处于最优先适用的地位，一旦存在技术方案放弃的情形，则不应再纳入到专利权保护范围之内。因此，需要高度重视在专利授权或无效宣告程序中对权利要求、说明书的修改或者意见陈述，甚至还要注意意见陈述中的措辞方式，以避免或减少禁止反悔原则的适用所带来的不利后果。
本文分别针对授权阶段和确权阶段及相关其他专利的影响提出应对措施。
- 授权阶段
首先，对于意见陈述来说，只要能足以克服审查员指出的缺陷即可，不要进行画蛇添足式的陈述，更不要对其他未涉及的技术特征、技术方案或权利要求进行陈述。特别是，在针对新颖性、创造性等审查意见进行答复时，如果审查员接受了部分权利要求的新颖性和创造性，而申请人也希望将这部分权利要求限定到独立权利要求，这种情况下就不要再作实质性陈述，而仅进行形式上的陈述即可。
进而，禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，而在专利审批过程中，申请人提交新的意见陈述以更正在前的错误意见陈述，这种情况并不属于禁止反悔原则所规范的情形，在专利授权之前，当申请人发现在前提交的意见陈述书的表述有误时，在符合相关时机和期限规定的前提下，应当允许申请人提交新的意见陈述以更正在前的错误意见陈述[7]。
因此，如果在前次审查意见通知书中，进行了可能导致禁止反悔后果的意见陈述，可以尝试主动提交补充意见陈述进行纠正，或者在下一次审查意见通知书中通过意见陈述来进行纠正。
- 确权阶段
在无效程序中，特别是在专利侵权诉讼所涉及的无效程序中，在很多情况下，无效请求人不仅试图无效涉案专利的全部权利要求，还可能会引导专利权人对涉案专利权利要求中的技术特征作出有利于无效请求人的解释限定，以对专利的保护范围造成限缩，为后续专利诉讼活动进行不侵权抗辩作准备。
因此，在无效程序中，专利权人不仅要考虑争取到最大保护范围，以维护自身的合法权益，还需要高度重视不要为了避免专利权被无效而对权利要求进行非必要的限缩性解释限定，以避免侵权诉讼中禁止反悔原则的适用，而对后续专利权人的维权活动带来不利的影响。
- 其他专利的影响
根据专利侵权司法解释二第六条第二款的规定，人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。即，这些特殊的专利审查档案也可能在涉案专利的侵权诉讼中产生禁止反悔原则的适用。
因此，除了需要重视所涉及专利的修改和意见陈述之外，还需要考虑存在分案申请关系的其他专利[8]、享有共同优先权的其他专利[9]中所作的修改和意见陈述，甚至可能还需要考虑同一申请人的一系列相似专利中所作的修改和意见陈述。
四、小结
本文介绍了禁止反悔原则适用的相关法律依据。进而，分析了最高人民法院的四个典型案例，通过这四个案例来诠释侵权程序中禁止反悔原则的适用。最后，探讨了授权确权程序中的一些应对措施，以期为实际的代理工作提供借鉴。
（本文作者：王未东）
