중국의 전화 면담 실무
1. 전화 면담 시기
몇 년 전까지만 해도 전화 면담은 출원인이 OA에 응답한 후 해당 응답안에 형식적 미비가 있는 경우에만 진행되었다.
그렇지만, 2018년경부터 CNIPA로부터 심사 주기의 단축 및 품질 향상 정책의 영향을 받아 전화 면담의 발생 시기가 앞당겨 가는 경향이 있다.
구체적으로는 실체심사에 진입 후 첫 번째 OA가 발행하기 전에도 전화 면담이 자주 이뤄지고 있다. 즉 심사관이 등록 가능성이 있다고 여기는 안건에 대해서도 기술적으로 모르는 부분이 있는 안건에 대해서도 OA 발행 전에 전화 면담이 먼저 이뤄지고 있다.
2. 전화 면담의 원인
상술한 바와 같이, 지금까지 전화 면담이 이뤄지는 가장 큰 원인은 출원인이 제출한 응답안에 미비점이 남아 있는 데 있다.
또한, 심사관이 검색 결과, 적절한 인용 문헌을 검색할 수 없고, 신규성 및 진보성에는 특별히 문제가 없는 전제하에 출원 서류에 형식적인 미비가 존재할 때에 전화 면담이 이루어지는 일이 있다.
또, 심사관의 판단에 의해, 신규성 및 진보성의 미비는 존재하지만, 심사 기한이 임박해 왔을 때에도 전화 면담이 이루어지는 일이 있다.
그외 예를 들어 이미 제3차 OA까지 발행했는데도 등록결정이나 거절결정을 발행하지 못해 심사를 계속해야 하는데 제4차 OA를 발행하려면 심사 주기 등의 프레셔가 있기 때문에 이 경우에도 전화 면담이 진행될 수 있다.
마지막으로, 담당 심사관으로부터는 등록시키는 방향이었지만, CNIPA 내부의 품질 검사 중 어떠한 미비가 발견된 경우에도 전화 면담이 이루어지는 일이 있다.
3. 전화 면담 내용
OA 발행 전의 단계에서도 OA 응답 후의 단계에서도 전화 면담의 가장 많은 내용은 출원 서류 또는 OA의 응답 서류에 어떠한 형식적인 미비에 대한 것이다.
덧붙여 중국 특허 심사 과정에서 타국, 특히 일본이나 유럽, 미국 등의 심사 결과를 참고하는 경향이 있다. 이것을 전제로 하여 OA 발행 전의 단계 또는 보정 없이 OA에 응답했을 경우에는 전화 면담 시에 다른 나라의 심사 결과에 근거해 보정하도록 요구되기도 한다.
다른 상황은 출원인이 보정 없이 OA에 응답한 경우, 특히 OA에 신규성 및 진보성을 지적하지 않은 종속 청구항이 있는 경우, 전화 면담시 해당 종속 청구항을 독립 청구항에 올리는 것이 요구된다.
또 응답을 요구하지 않고 심사관이 기술 내용을 파악할 수 없다는 원인으로 전화 면담이 이뤄지기도 한다. 이 상황은 특히 OA 발행 전에 자주 이뤄지고 있지만, OA 응답 후에도 결코 드물지는 않다.
마지막으로, 비록 드문 상황이지만, 담당 심사관으로부터 단번에 같은 출원인의 동류의 복수건에 대해서, 각각에 타국의 심사 결과에 근거해 보정하는 것이 요구된다. 특히, 복수 분할출원으로 각각 등록된 안건에 자주 있는 상황이다.
. 전화 면담의 대응
극히 일부는 응답이 없고 구두적인 기술 해석으로 끝나지만 대부분의 전화 면담은 심사관의 의견을 받아드려 이에 따라 응답하게 된다.
한편, 심사관의 의견을 받아드리지 않고, 그냥 응답하지 않고, 심사관에게 의견통지서를 발행토록 요구하기도 한다. 이 때 원인은 심사관의 제안이 실제 제품을 커버할 수 없거나 경쟁사의 제품을 커버할 수 없는 것이다. 여기서 유의할 점은, 심사관의 의견을 받아드리지 않는 경우 보호하려는 범위에 대하여 심사관과 상담할 수 있다.
또 전화 면담은 포대 서류에도 기재되지 않으므로 향후 권리행사 등을 고려해 정식 거절이유를 구하는 출원인은 응답하지 않고 거절이유통지서를 기다린다.
5. 전화 면담 결과
심사관의 의견을 받아드려 그에 따라 응답한 경우, 거의 전건이 그대로 등록될 수 있지만, 최근에는 CNIPA 내의 품질 검사가 엄격해진 원인인지, 전화 면담 후에 다시 진보성 거절 이유가 발행되는 경우가 나타나고 있다.
극히 적은 경우에 있어서는 출원인의 응답과 심사관의 기한에 시차가 생겨 출원인이 전화 면담에 응답했음에도 불구하고 같은 내용의 거절이유가 거의 동시에 발행된다. 이 경우에는 거절이유에 응답하지 않으면 안되므로 재차 전화 면담과 같은 내용으로 정식으로 응답할 수밖에 없다.
6. 전화 면담의 유의점
<최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 사건 심리에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제의 해석(2)>의 제13조에는 다음의 기재가 있다.
「특허출원인과 특허권자가 특허권 심사등록 또는 무효 절차에서 청구범위, 명세서 및 도면의 제한적인 보정 또는 진술이 명확하게 부정되었음을 권리자가 증명하는 경우, 인민법원은 해당 보정 또는 진술이 기술 방안의 포기로 이어지지 않았다고 판단해야 한다.」
즉, 심사관에게 명확히 거절된 보정이나 의견 진술에는 「금반언 원칙」이 적용되지 않는다.
따라서 만약 심사관의 전화 면담 제안이 권리행사 시 금반언의 원칙에 적용될 가능성이 있는 경우에는 전화 면담에 응답하지 않고 심사관에게 정식 거절이유통지서의 발행을 요구하는 것이 바람직하다.
한편, 제품 관점에서 예를 들어 유럽에서는 경쟁사의 제품 등을 생각하여 보다 좁은 범위로 한정해도 특별히 문제가 없다고 판단해 등록시켰지만, 중국 심사관에게 그 유럽 등록 청구항에 근거해 보정할 것을 요구받은 경우, 중국의 제품과는 합치하지 않는 케이스가 있으므로 각별히 주의해야 한다.
이런 상황을 감안해 중국에서 전화 면담에 대응할 때 중국 경쟁사 제품만을 고려해 권리범위를 좁게 한정할 경우 이후 다른 나라의 등록에도 영향을 줄 가능성이 있다.
따라서 중국에서 전화 면담을 할 때도 각국의 사정을 종합적으로 고려해 대응하는 것이 바람직하다.
필자: 기계디자인부 부장 김성철 변리사
